Manal El Bekkari, doctorante à l’IAE Lyon 3, décrit les risques de contrefaçon auxquels font face les PME (cf. son interview, Les PME face au risque de contrefaçon).
Nous cherchons ici à lister les précautions que peuvent prendre les entreprises pour limiter leurs risques, sachant que le risque zéro n’existe pas (même les plus grandes entreprises disposant de services juridiques colossaux subissent des contrefaçons) et que les contrefacteurs s’attaquent en priorité aux entreprises les moins précautionneuses.
Quelles stratégies les PME engagées à l’international peuvent-elles mettre en place pour affronter et limiter le risque de contrefaçon ? Tour d’horizon.
1. Créer un portefeuille de titres de propriété industrielle
Sans titre de propriété industrielle (marque, brevet), il n’est pas possible de mener une action juridique contre la contrefaçon ou de réclamer son droit. Mais le dépôt d’un brevet est très coûteux pour une PME, d’autant qu’il faudra encore dépenser de l’argent pour le défendre. De plus, il implique, pour prouver son innovation, de révéler des informations précises sur ses process et ses innovations, ce qui crée une source supplémentaire de contrefaçon. C’est pourquoi les PME n’y ont recours que lorsque c’est vraiment nécessaire, par exemple quand elles ouvrent une filiale en Chine, ou alors quand elles pensent pouvoir rentabiliser le brevet durablement. En tout état de cause, et en particulier dans les pays sujets à la contrefaçon, il est conseillé a minima de déposer une marque –opération plus simple et moins coûteuse que le dépôt de brevet – et, si possible, une marque pour chaque produit.
2. Utiliser un dispositif technologique de sécurité
Plutôt que de déposer un brevet, il sera parfois moins coûteux et plus efficace d’ajouter un dispositif de sécurité sur son produit, utilisant des technologies de marquage et de traçabilité (étiquettes code barres ou QR code) qui permettent d’authentifier l’origine du produit ; par exemple, un QR Code à prendre en photo ou un code à saisir sur son téléphone permettent de vérifier, avant l’achat, que le produit n’est pas contrefait. Pour certains produits, on peut aussi mettre en place un système où l’acheteur doit s’enregistrer sur internet pour bénéficier de la garantie, et en profiter pour authentifier son origine, son distributeur, etc. Certaines entreprises utilisent également de l’encre invisible ou des systèmes issus de l’internet des objets. La protection contre la contrefaçon sera d’ailleurs l’une des grandes applications de la blockchain, et l’authentification des produits est un domaine où les innovations technologiques sont nombreuses en ce moment. Vos clients et distributeurs ont tout intérêt à lutter contre la contrefaçon et vous devez les associer aux process de vérification et de dénonciation.
3. Intégrer le risque de contrefaçon dans le choix du pays visé
La pratique de la contrefaçon a besoin d’un environnement juridique, judiciaire, industriel et commercial favorable pour prospérer ; en effet selon les pays, le droit de la propriété intellectuelle est plus ou moins respecté, la répression des infractions peut être plus ou moins effective, le système industriel et commercial du pays peut être plus ou moins tolérant avec la contrefaçon, etc. L’analyse de ces critères est importante pour choisir vos débouchés commerciaux et vos sources d’approvisionnement, et il faut recueillir un maximum d’informations sur le pays visé pour évaluer le risque potentiel de contrefaçon selon le type de produit que l’on vend, et adapter sa stratégie de protection en conséquence. Ainsi dans certaines régions du monde, comme la Chine, la contrefaçon n’est pas vue comme un acte illicite ; elle peut même être considérée comme un hommage rendu à la marque (« Chang Chi »). Il peut être utile de bénéficier de conseils spécialisés sur certains marchés, et de consulter l’indice de risque de contrefaçon par pays publié par la Banque mondiale (TCdata360 World Bank Indicators) ; les pays les plus actifs dans la contrefaçon et les produits les plus fréquemment contrefaits sont décrits dans l’étude de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) publiée en juin 2018.
4. Etre vigilant sur le choix du partenaire local
Le choix du partenaire local est crucial. De même que le risque de contrefaçon varie beaucoup selon les pays, les individus et les entreprises avec lesquelles vous traiterez peuvent avoir une probité plus ou moins forte sur ce sujet (et ceci est particulièrement vrai si vous faites réaliser des composants voire l’intégralité de votre produit à l’étranger) ; Si vous pouvez vérifier, par son track record, que votre partenaire a toujours été fiable dans ce domaine, vous aurez un risque assez faible qu’il commence soudain à devenir un contrefacteur avec vous, surtout s’il sent chez vous une vraie vigilance sur ce sujet ; a contrario s’il a un track record douteux dans ce domaine il risque de voir dans votre coopération une nouvelle opportunité de contrefaçon ; l’idée générale étant qu’on ne s’improvise pas contrefacteur. Au minimum, une diligence raisonnable sur l’entreprise et sur son dirigeant s’impose avant d’accorder sa confiance à un sous-traitant, un agent ou distributeur, ou toute personne impliquée dans votre processus de production (consultant, stagiaire, salarié) dans un pays à risque.
Si votre partenaire est fiable, il sera d’une aide précieuse pour vous donner un vrai pouvoir de dissuasion et faire la veille voire la police sur le marché le cas échéant ; vous devez donc en faire votre allié dans la lutte contre la contrefaçon de vos produits, en faisant en sorte qu’il ait dans ce domaine des objectifs alignés aux vôtres. Les contrats ne constituent pas une garantie suffisante car ils ne sont pas toujours respectés, ou de surcroît le système judiciaire local ne vous permet pas toujours de faire valoir l’intégralité de vos droits, ou bien il sera trop tard pour réparer votre préjudice. Néanmoins dès les premières discussions avec un nouveau partenaire il est conseillé de signer des « Non-disclosure agreements » (NDA), voire, beaucoup mieux, des « Non-disclosure and non-compete agreements », qui imposent non seulement de ne pas divulguer l’information mais aussi de ne pas l’utiliser à des fins de concurrence, ce qui permet d’avoir une base juridique plus robuste.
5. Mettre en place un dispositif de veille
Lorsque l’on est engagé à l’international, on a intérêt à mettre en place un système de veille sur la contrefaçon : une veille « ciblée » sur le pays visé, et une veille « radar » au niveau international, pour surveiller le marché et en particulier le « grey market », ne serait-ce que sur internet. L’Office of United States Trade Representative publie une « Out-of-cycle Review of notorious markets » qui liste les principaux marchés online mais aussi physiques de contrefaçon. Il est conseillé de regarder régulièrement si vos produits sont en vente sur ces sites ou dans les marchés gris des pays où vous opérez. Dans le cadre de cette pratique de veille, il est également utile que votre entreprise adhère à des organisations qui travaillent sur la contrefaçon dans son secteur.
6. Installer des bonnes pratiques dans votre entreprise
Concevoir et afficher, dès le début de votre démarche commerciale dans un pays, une préoccupation des process (juridique, veille, etc) voire des technologies pour lutter contre la contrefaçon représente une première manière effective d’écarter les mauvais partenaires qui verraient en vous une opportunité de contrefaçon : ils préfèreront tout simplement travailler avec des entreprises qui n’affichent aucune politique en la matière.
Innover et renouveler fréquemment ses offres est également un bon moyen de se protéger contre la copie. Et si l’on n’a pas d’innovation technologique sous la main, on peut toujours modifier le design ou le packaging de ses produits. Il ne faut pas non plus hésiter à communiquer sur la contrefaçon, en interne pour installer une forme de vigilance, et si besoin, à destination de ses clients, en leur expliquant comment distinguer des produits contrefaits des originaux, à l’instar des entreprises comme Seb ou Stihl.
Être vigilant sur le transfert de connaissance et la protection de ses prototypes, mais aussi avec les stagiaires et les collaborateurs, bien contrôler les déperditions et les non-conformités, qui sont une source de contrefaçon à ne pas négliger, mettre en place une organisation claire et dédiée pour traiter ce sujet sont autant de bonnes pratiques à suivre.
Découvrez l’Interview “Les PME face au risque de contrefaçon” de Manal El Bekkari.
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